2020年商标异议、评审典型案例
案例一:
第33953937号“中智行”商标异议案
打击不以使用为目的、大量恶意进行商标注册申请行为,规范商标注册秩序
一、基本案情
异议人:中智行科技有限公司
被异议人:徐豪杰
异议人主要异议理由:被异议商标侵犯了异议人的在先字号权;被异议人恶意抢注异议人在先使用的“中智行”商标;被异议人在多个类别上申请注册了170余件商标,其中多件商标与他人在先字号完全相同。被异议人不以使用为目的,违反诚实信用原则,扰乱了正常的商标注册秩序,损害了公共利益。
被异议人未在规定期限内作出答辩。
经审查,商标局认为,被异议商标“中智行”指定使用于第39类“货运;河运”等服务上。异议人称被异议人恶意抢注其在先使用并有一定影响的商标,并侵犯其在先字号权,但异议人提供的证据不足以证明在被异议商标申请日前,异议人已于“货运;河运”等相同或类似的服务上在先使用“中智行”商标、商号并具有一定影响,异议人上述异议理由不成立。但经查,被异议人先后在20多个商品或服务类别上申请注册了170余件商标,其中数十件商标与他人企业字号相同或近似,如:“科旭业”“博盛尚”“瞬知”“禧涤”“VEONEER”“安软慧视”“锱云科技”等,被异议人并未提交上述商标使用证据及创作来源,亦未提供其意图使用上述商标的证据,其申请注册商标数量、类别明显超出了市场主体的正常需求。结合被异议商标与异议人具有一定独创性的字号文字完全相同的事实,可以认定被异议人申请被异议商标的行为已构成商标法第四条所指的“不以使用为目的的恶意商标注册申请”之情形。依据商标法第四条、第三十五条规定,被异议商标不予注册。
二、案件评析
本案焦点问题在于如何判断是否构成“不以使用为目的的恶意申请”,如何把握“不以使用为目的”和“恶意”两个要件,应综合考虑申请人的行业特点、经营范围、经营资质等基本情况;申请人商标注册申请的数量、类别跨度和时间跨度等整体情况;商标注册申请的具体构成、实际使用情况、以及申请人是否存在恶意注册等多方面因素,综合判断其申请是否明显不符合商业惯例、明显超出正当经营需要和实际经营能力以及明显具有牟取不正当利益之意图。
本案中,被异议人作为一名自然人,先后在20多个商品或服务类别上申请注册了170余件商标,其申请注册商标指定商品或服务类别行业跨度较大,如第33类白酒、第5类人用药等;其中包含了有较强行业属性及资质要求的特殊类别,如第7类金属加工机械、第36类保险咨询、第38类无线广播服务等;被异议人申请商标的数量、类别明显超出了市场主体的正常需求,且存在大量涉嫌抄袭、模仿新兴科学技术行业企业字号的行为。被异议人申请注册商标与他人在先使用且显著性较强的商标或字号近似程度之高,数量之多,实难谓巧合;且被异议人亦未能举证证明被异议商标为其独立创作完成或说明其商标设计创意来源,亦未提交上述商标的使用证据。因此可以认定被异议商标的申请注册属于商标法第四条“不以使用为目的的恶意商标注册申请”之情形,不应予以核准注册。
三、典型意义
本案是一件运用商标法第四条对不以使用目的恶意申请商标行为予以规制的案件。该条款的成立需要被异议人的申请注册商标达到一定数量,但并没有量化的标准,也不应简单地从申请数量去判断,而是从申请商标的“量”与“质”等多个维度去考量、评价申请人的商标注册申请行为。本案中被异议人申请注册数量并未达到特别巨大,但综合考虑其注册类别、数量,明显超出其自身的正常需求和经营能力,并且包括多件与他人企业字号完全相同的商标,且未提交上述商标使用证据及商标创作来源,其行为亦不属于为了开拓市场而进行的合理商标储备。综上,可以认为被异议人的注册申请行为构成商标法第四条所指情形。(知识产权局商标局异议审查五处杨轩张东梅)
案例二:
第31919844号“草薙家族草薙京冒菜”商标异议案
打击恶意损害他人虚拟角色名称权益行为,保护在先权益人创新劳动成果
一、基本案情
异议人:日商SNK股份有限公司
被异议人:李兴军
指定使用服务:第43类“咖啡馆、餐厅、快餐馆、酒吧服务、活动房屋出租”等
异议人主要理由:“草薙京”是异议人《拳皇》等作品中独创的重要角色名称,被异议商标的申请注册侵犯其享有的合法在先权益,违反商标法第三十二条的规定。被异议人未在规定期限内答辩。
经审查,商标局认为:在案证据显示,“草薙京”是异议人《拳皇》系列中的核心虚拟人物。《拳皇94——初现峥嵘》游戏于1994年在MVS游戏机板上开始发售,并陆续推出《拳皇》系列游戏延续至今。异议人在2013年开放了中文官方网站,并入驻了新浪微博和腾讯微博两大互动平台,将《拳皇》系列游戏推进中国市场,进一步扩大了这款系列游戏在我国的影响力。“草薙京”作为这款系列游戏中的虚拟人物角色名称,经由异议人运营和长期宣传使用已成为具有明确指向性、对应性以及较高商业价值的名称,该名称包含的财产价值与经济利益,本质上来源于异议人的智力创作与资本投入,应由异议人享有。被异议商标完整包含异议人具有较强独创性和一定知名度的角色名称,易使相关公众认为被异议商标指定使用服务来源于“草薙京”角色名称的相关权利人或与其具有特定联系,进而产生混淆误认,使被异议人获取本应属于异议人的交易机会。被异议人申请注册被异议商标的行为不当利用了异议人所创立角色的知名度及影响力,可能会使异议人丧失因该角色名称所带来的商业价值或商业机会,对异议人在先权益造成损害,被异议商标的申请注册已构成商标法第三十二条所指“损害他人现有的在先权利”之情形。依据商标法第三十二条、第三十五条规定,被异议商标不予注册。
二、案件评析
本案焦点问题在于被异议商标是否损害异议人“草薙京”角色名称相关权益,构成商标法第三十二条所指“损害他人现有的在先权利”的情形。
知名角色名称具有较高的商业价值,不予保护将减损权利人财产性利益,具有法律保护的必要性和正当性。本案异议人是《THE KING OF FIGHTERS(拳皇)》等对战性系列格斗游戏的知名游戏研发运营公司,“草薙京”为异议人知名系列游戏《拳皇》中核心角色名称。被异议商标指定使用的第43类“咖啡馆、餐厅、快餐馆、酒吧服务、活动房屋出租”等服务与网络游戏的消费群体均以年轻人居多,而且在游戏、电竞等服务场所,在提供相关服务的同时通常也会为游戏玩家提供餐饮甚至食宿等服务,在消费群体和消费场所等方面具有较高的重合度和关联性。本案被异议商标完整包含异议人具有较强独创性和知名度的角色名称,被异议人未就商标创作来源做出合理解释并提供相应证据。被异议人未经许可申请注册被异议商标易使相关公众认为被异议商标指定使用服务来源于“草薙京”角色名称相关权利人或与其具有特定关联,进而产生混淆误认,不仅侵占真正智慧成果创作者潜在的商业利益和交易机会,而且不利于维护公平竞争的市场秩序。因此被异议商标的注册损害了异议人“草薙京”角色名称权益。
三、典型意义
游戏产业是全球范围内发展最为迅猛的文化产业之一,因其承载巨大的商业利益,由此产生的知识产权纠纷增长迅速。本案是在网络游戏衍生服务上对网络游戏角色名称权益给予商标法保护的典型案例。在判断申请注册的商标是否损害他人角色名称权益时,需要综合考虑角色名称的知名度和影响力以及是否存在混淆误认的可能性。角色名称的保护范围与其知名度和影响力成正比,知名度越高,影响力越强,则混淆误认的可能性越大,保护范围越宽。当前商业环境下,游戏中角色名称衍生产品和衍生服务发展日益多元化。当申请注册的商标指定使用的商品或服务与他人角色名称衍生产品或者衍生服务具有重合可能性时,应当从保护角色名称承载的正当利益、防止相关公众误认的角度出发,坚决制止不正当竞争行为,以保护市场主体创新创造的意愿和动力,促进市场经济的创新繁荣发展。(知识产权局商标局异议审查二处张岩琪)
案例三:
第24438839号“亮神”商标异议案
打击关联公司联合抢注他人电商名称行为,维护公平竞争市场秩序
一、基本案情
异议人:永康市杜德工贸有限公司
被异议人:芜湖乌梢蛇商贸有限公司
异议人主要理由:被异议商标与异议人第9807838号“亮神 LIANGSHEN及图”商标构成类似商品上的近似商标。被异议商标的注册已构成对异议人在先使用并有一定影响商标的抢注。被异议人及其关联公司恶意囤积商标高达2000余件,多为天猫旗舰店品牌,不具备注册商标应有的正当性。
异议人提交的主要证据:被异议人及其部分关联公司工商信息及商标注册情况,异议人京东及天猫店销售记录、品牌授权书,被异议人抢注其他天猫商家店铺信息截图等。
被异议人答辩理由主要为被异议商标已在先使用并提供了包装订制合同、广告制作合同等。
经审查,商标局认为:被异议商标指定使用于第11类“电炊具;烹饪用炉;烹调用装置和设备”等商品,与引证商标核定使用的第21类“家用器皿;厨房用具;晾衣架”等商品在功能用途上有一定区别,不属于类似商品,故双方商标未构成使用于类似商品上的近似商标。异议人称被异议人抢注其在先使用并有一定影响的商标,但异议人提供的证据材料尚不足以证明在被异议商标申请注册日之前,异议人已在与被异议商标指定使用商品相同或类似的商品上在先使用“亮神”商标并使之具有一定影响,故上述异议理由不成立。
经查,被异议人及关联公司除本案被异议商标外还申请注册了大量与他人在先注册或在先使用的商标文字相同或近似的商标,并已被多家主体提出异议,被异议人未就此作出合理解释。据此,可以认为被异议人申请注册被异议商标的行为具有明显的抄袭、摹仿他人商标的故意,该注册行为扰乱了正常的商标注册管理秩序,违背了商标法第四十四条款禁止“以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册”之立法精神,被异议商标不予注册。
二、案件评析
本案的重点在于判定被异议人申请注册商标是否属于商标法第四十四条款禁止的“以其他不正当手段取得注册”之情形,该条款所规制的主要为违反诚实信用原则,基于进行不正当竞争、牟取非法利益的目的,恶意注册并损害公平竞争的市场秩序和商标注册管理秩序的情形。
本案中,被异议人先后在多类商品上申请注册86件商标,除本案被异议商标外,另有“三书”、“夕姿”、“宜莎恋香”等多件商标与他人天猫旗舰店名称相同或近似,其中部分商标已在注册审查程序中被驳回,初步审定公告后被异议的16件商标均因恶意注册商标而被不予核准注册。此外,被异议人关联公司包括易县北极狐商贸有限公司(申请79件商标,被异议17件)、保定白子莲花商贸有限公司(申请44件商标,被异议5件)、保定森林鸮鹗商贸有限公司(申请81件商标,被异议12件)等公司申请的部分商标也均与他人天猫旗舰店名称相同或近似,其中部分商标已在注册审查和异议程序中被驳回或不予核准注册,部分商标在无效宣告程序中被认定构成商标法第四十四条款所规定的“其他不正当手段取得注册”的情形。综上并结合本案双方商标文字相同的事实,可以认定被异议人大量注册商标的行为超出一般市场主体实际使用商标的合理需要,且具有明显的抄袭、摹仿他人商标的故意,此种注册申请行为不仅损害了其他市场主体的合法权益,同时也扰乱了正常的商标注册秩序,属于商标法第四十四条款所指的以“其他不正当手段取得注册”之情形。
三、典型意义
本案是一起典型的关联公司联合大量注册,进行不正当竞争,扰乱商标注册秩序的案件。与其他恶意抢注案件不同的是,被异议人并不是抢注知名品牌,而是抢注天猫网店名称。为了规避法律风险,被异议人法定代表人名下同时注册了多家公司,联合申请注册商标,且均为抄袭、模仿天猫店铺名称。这种行为相当具有隐蔽性,孤立审查很难用现有法律予以规制。商标局对此类注册申请的审查,不限于申请人本人,也包括与其存在特定关系的主体。在异议程序中通过查询关联企业信息、商标申请审查、关联案件审理情况等,对商标申请人及关联企业的申请注册行为进行综合分析、研判,甄别是否具有恶意注册情形,从而有效地限缩申请人恶意注册的空间,更好地实现立法意图,维护正常的商标注册和管理秩序。(知识产权局商标局异议审查七处龚家兴)
案例四:
第33838169号“好待百”、第33827187号“梦多加喱”商标异议案
打击恶意拆分申请国外知名商标行为,保护在先商标专用权和消费者利益
一、基本案情
异议人:好侍食品集团本社株式会社
被异议人:南京姚盛商贸有限公司
指定使用商品:第30类“食用淀粉;咖喱粉(调味品)”等。
指定使用商品:第30类“食用淀粉;胡椒;咖喱粉”等。
异议人主要理由:被异议商标与异议人引证第275135号“好侍”、第274651号“好侍”、第8081501号“好侍食品 温馨美味尽在好侍H”、第4076864号“百梦多”商标指定使用商品类似。被异议商标“好待百”“梦多加喱”是对其引证商标的改动、拆分,被异议商标使用在其指定商品上,易使消费者对商品的来源产生混淆误认,被异议商标的申请注册违反商标法第三十条的规定。
异议人提交的主要证据为“好侍百梦多”咖喱的销售票据、报刊、杂志等相关媒体的广告宣传等。
被异议人未在规定期限内作出答辩。
经审查,商标局认为:异议人的“好侍”、“百梦多”商标经过长期宣传、使用,在咖喱产品行业已具有一定知名度,被异议商标“好待百”、“梦多加喱”与异议人在先“好侍”、“百梦多”商标在文字构成上近似。被异议商标与异议人引证商标均指定使用于食用淀粉、咖喱粉等,并存使用易造成消费者对商品来源的混淆误认,因此双方商标构成使用于类似商品上的近似商标。被异议商标的申请违反商标法第三十条的规定,依法不予注册。
二、案件评析
本案焦点问题为双方商标是否构成类似商品上的近似商标。商标异议案件中对于商标相同近似的判定同样依据《商标审查及审理标准》,但在具体案件中还需对申请人的申请行为、引证商标知名度、实际使用情况等因素进行综合考量。
首先,异议人在先商标的实际使用情况和知名度。异议人提供的证据表明,异议人“好侍”、“百梦多”等商标在被异议商标申请注册前均已获准注册,并以商标组合形式使用在“咖喱”等产品上,经异议人长期广泛宣传使用,其在先实际使用的“好侍百梦多咖喱”商标标识已在相关公众中具有一定知名度。
其次,被异议人申请注册商标的情况。本案被异议人除申请“好待百”“梦多加喱”外,还申请注册了“好待百梦卶加喱”“好待白梦卶加喱”商标。在商标注册申请的实质审查中,将“好待百”“梦多加喱”隔离审查,与异议人在先注册使用的商标均尚可区分,但两件单独注册商标属于同一被异议人,不能排除被异议人有商标组合使用的意图。从被异议人申请注册情况来看,被异议人申请注册“好待百”“梦多加喱”商标有将异议人“好侍”“百梦多”等商标与“咖喱”商品进行改动、拆分注册,从而逃避商标审查的嫌疑,具有摹仿、攀附异议人具有知名度商标的故意。被异议商标“好待百”“梦多加喱”若获准注册组合使用于指定商品上,与异议人具有知名度的“好侍百梦多咖喱”标识高度近似。该商标若在“咖喱粉(调味品)”等相同或类似商品上获准注册,并在市场经营活动中使用,相关公众以一般注意力情况下,根本无法区分,易使消费者对商品的来源产生混淆误认。
综合考量上述情形,本案将两商标进行并案处理,可以判定被异议商标与异议人引证商标构成类似商品上的近似商标,被异议商标的注册违反商标法第三十条的规定。
三、典型意义
本案是一起典型的将国外知名商标改动、拆分进行注册的案件。随着商标行政管理机关制止恶意注册力度的加大,出现了很多更为隐蔽的抢注方式。如将他人知名商标进行改动、拆分等方式进行注册,此种注册在审查程序不易发现。在异议程序中,通过查询申请人的商标注册情况、考察在先商标知名度情况,能够及时发现、甄别具有抢注恶意的情形,对于围绕同一在先知名商标通过变形、拆分等方式进行摹仿、抄袭的注册申请行为,不再孤立审查,割裂各商标之间的内在联系,而是将申请人在同一主观恶意支配下申请的系列商标作为整体考虑,将上述多个异议案件合并审理,从而全面考虑双方商标的近似程度、在先商标的知名度,在后商标申请人的主观意图等因素,以达到制止傍,实现公平公正的审理结果之目的。(知识产权局商标局异议审查六处陈剑)
案例五:
第33255177号“橙米CNMI”商标异议案
打击侵犯他人著作权行为,保护知名企业商誉
一、基本案情
异议人:小米科技有限责任公司