专利使用权出资方式探究

一、专利转让、专利许可还是专利出资？

为实现专利技术产业化，专利权人通常会以专利转让或专利实施许可的方式来为自己创造收益。前者比如通过签订专利转让合同来转移其专利所有权，后者比如通过签订专利实施许可合同来全部或者部分转移其专利使用权。

转移专利所有权为一次性获取对价。由于专利权人倾向于高估自己专利的潜在价值，往往和相对方难以达成一致的对价。而转移专利使用权，专利权人既不会丧失专利技术的所有权，又能选择许可方式，灵活确定许可期限。只是由于许可期限通常也要几年，即使专利权人最初对许可费很满意，如果在此期间专利被许可方获取的利益超预期，专利权人也不可能马上调整许可方案。因此，转移使用权仍然可能会限制专利权人收益的想象空间。

于是，通过将专利进行评估作价，出资用于公司的设立或者公司的增资，使专利权人成为公司的股东，就成为专利权人选择实现专利技术产业化的一种常见方式。专利权人期望通过这种方式，自己能够亲自参与实施专利技术，使专利创造的价值更大化。同时，又有机会通过对公司的运营和对专利技术的持续改进，从而得到持续的、超预期的收益。《公司法》认可了使用专利出资这一方式。

《公司法》第27条规定：“股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资；但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。”

根据上述规定，作为知识产权的一种，专利权人完全可以以专利出资作为对价来换取公司的股权，从而成为公司的股东。但是，相对于以货币出资只要转移占有即可，对于专利这种非货币资产而言，如何认定完成出资就比较复杂。

《公司法》第28条规定：“股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户;以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。”

根据上述规定，对专利出资而言，应当依法办理其财产权的转移手续。然而，上述需要依法办理的财产权转移手续，究竟是必须要向公司转移专利的所有权，还是只要转移使用权授权公司使用专利即可？如果专利使用权出资可行，其交付标准又该如何认定？在理论界和实务界有一定的分歧。

二、专利所有权出资还是专利使用权出资？

理论界的一种观点是，必须依法转移全部财产权，才能完成非货币财产的出资。以专利使用权出资无法完成财产权的转移。这就意味着必须将专利所有权由专利权人变更为公司，才完成了出资义务。《专利法》第10条规定，“专利申请权和专利权可以转让；转让专利申请权或者专利权的，当事人应当订立书面合同，并向国务院专利行政部门登记，由国务院专利行政部门予以公告；专利申请权或者专利的转让自登记之日起生效。”上述规定对于专利所有权的转让给出了明确的依据。因此，通过转让专利所有权的方式出资能够满足《公司法》第28条规定，自是毫无疑义。

但是，如果仅仅将《公司法》第28条解释为只能以专利所有权出资，而不能以专利使用权出资，既不能反映经济社会发展的现实需求，也不利于促进知识产权成果转化，更不能与专利权人的实际需求相契合，显然与促进专利的实施与运用的立法目的相悖。
因此，另一种观点认为，根据《专利法》第12条的规定，“任何单位或者个人实施他人专利的，应当与专利权人订立实施许可合同，向专利权人支付专利使用费。被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利。”，被许可人实施专利，需要向专利权人支付专利许可使用费。因此，该条款明确了专利使用权具有财产性，能够用货币估价，因此通过订立专利实施许可合同的方式转移使用权能够满足《公司法》第28条规定的对财产权转移的要求。结论就是，专利出资并不排斥使用权出资，无论是所有权出资还是使用权出资，都是符合法律规定的。
笔者同意第二种观点。根据《公司法》第28条中“以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续”这一表述，如果以专利所有权出资，那么专利所有权就是该条款中的“非货币财产”，则“其财产权”自然对应于专利所有权；而如果以专利使用权出资，那么专利使用权就是该条款中的“非货币财产”，则“其财产权”自然应对应于与专利使用权相对价的财产权利。由于被许可方除了按照实施许可合同使用该专利技术之外，并不具备对专利的处分权，因此自然不需要将专利所有权一并转让。笔者建议做如上解读，能够比较好地解决上述两种观点的分歧。
对专利这种“非货币资产”，由于其使用权本身即可具有巨大的市场价值，出资入股是否需要一并转让其所有权，无论是对公司还是对专利权人而言，都是需要值得重视的问题。《公司法》第3条规定：“公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。有限责任公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任，股份有限公司的股东以其认缴的股份为限对公司承担责任。”如果公司预期的是专利权人以所有权出资，而专利权人实际仅出资了专利使用权，就可能造成出资违约或者出资不实的纠纷。此时，专利权不能作为接受出资的公司的法人财产，公司对该专利权不能享有最终的处分权，公司将存在遭到无形资产损失的重大风险。
因此，在专利出资时，对于出资的专利权人和被出资公司而言，确定所有权出资还是使用权出资的出资方式，是双方都需要重点考虑的问题。以下通过几个与专利出资相关的司法案例对这一点加以说明。

三、各地法院的有关司法案例

1．仅约定使用许可，公司主张认定所有权出资的，法院不予支持。

在A公司诉宁某杰、宁某专利权属纠纷上诉案【1】中，宁某杰欲与秀某等人合作成立A公司，并以其所持有的专利出资入股。考虑到宁某杰系以非货币方式出资，为降低成本、减少知识产权作价评估程序、简化公司登记流程及时间，拟先由其他股东以货币出资的方式成立A公司，再通过股权转让的方式使宁某杰成为A公司股东。
为此，宁某杰与其他发起人秀某等人签订了《合作协议》，并与秀某签订了《专利许可使用协议》。之后，秀某等人设立了A公司，并在公司章程中将宁某杰约定为股东，1个月后，将宁某杰追加为股东并办理了变更登记。然而，由于宁某杰一直未完成股权转让，A公司在追加宁某杰为股东后的1年后，又解除了宁某杰的股东资格。
在该案中，A公司主张宁某杰应将专利所有权转移至A公司名下，以完成出资。而宁某杰则认为，其是以专利使用权投资，并且，在签订了《合作协议》和《专利许可使用协议》后，宁某杰即将该专利转让给了宁某，向国务院专利行政部门办理了登记，并由国务院专利行政部门予以公告。因此，该专利转让行为已经合法有效。
二审法院认为：专利权人既可以自己实施专利，也可以许可他人实施专利。因此，以专利技术作为出资方式的，既可以是以专利所有权作为出资方式，也可以是以专利许可使用权作为出资方式，具体何种方式，当事人可以约定。《合作协议》明确规定只有在宁某杰违反约定再将涉案专利授权给第三方使用时，涉案专利的所有权才归A公司其他股东共同所有。而《专利许可使用协议》也明确规定双方就专利的“许可使用权”达成协议。因此，如果是所有权出资，将与上述约定矛盾。《合作协议》和《专利许可使用协议》相互印证，足以证明宁某杰是以专利使用权作为出资的。而对于A公司要求宁某杰将涉案专利转移登记到A公司名下的诉讼请求，二审法院认为没有事实和法律依据，不予支持。
从本案来看，二审法院支持了专利使用权的出资方式，对上诉人A公司要求转移专利所有权才完成出资的主张没有支持。也就是说，完成出资并不以转移专利所有权为必要，只要符合双方约定，以专利使用权出资并无不妥。另外，专利权人仍然有权对专利进行后续的处分，比如转让、再度许可等，只要不违反出资时的约定即可。本案原专利权人宁某杰将专利权转让给宁某，虽然不再具有向公司转让专利权的处分权，但并不影响其在签订合作协议时以专利使用权出资公司的意思表示。

2.约定以专利所有权出资，但专利权人不办理专利权转移手续的，法院认定未出资。

在刘某某与B公司股东出资纠纷上诉案【2】中，刘某某与B1公司签订专利技术合作协议，拟共同成立B公司，并承诺将专利技术入股到B公司名下。刘某某占20%的股份，但协议没有约定B公司的注册资金。B公司成立后，注册资金为1000万元。B公司先后向刘某某发出出资催告函和临时股东会议通知。要求刘某某将其出资的知识产权转移到B公司名下。刘某某认为，根据公司发起协议，拟设立的B公司的注册资本为6099.18万元，且在立项备案文件、《可行性研究报告》以及《固定资产投资项目评估报告表》中，都明确了总投资为6099.18万元。刘某某认为，B公司章程的签名系伪造，1000万元注册资金损害了其专利价值。为此，刘某某没有出席临时股东会。股东会决议解除了刘某某的股东资格。另外，由于刘某某在一审答辩时也曾自认未履行出资义务并且也不是股东，因此二审判决最终认定了刘某某未出资，不具有股东资格。
在本案中，双方对专利所有权出资方式并无异议，但专利权人明显对其专利所有权的对价不予认可，并以不配合转移专利所有权的实际行动做出了不出资的意思表示，使公司的预期利益受到了损害。
该案例告诉我们，虽然使用专利所有权出资操作起来并不困难，只要完成所有权转移即可，但之前对其评估作价是否适当，是最终出资能否成功的重要一环。本案由于在合作协议中并没有明确对应知识产权出资的对价，导致专利权人不认可专利权的实际转让价值，使得双方的最终合作失败。

3．以专利使用权出资的，应完成合同约定的出资履行方式，达到使用权交付标准。

在C公司和C1公司股东出资纠纷上诉案【3】中，争议焦点为：在原审第三人C2公司增资过程中，C1公司是否履行了无形资产出资义务。
根据案涉合作协议、补充协议的约定，C1公司以某发明专利使用权和某外观设计专利使用权出资。而C公司主张，本案C1公司应当以无形资产的所有权出资，而非使用权。二审法院认为，C公司的上述主张，与双方协议约定的无形资产出资方式相悖，本院不予认可。
另外，关于如何界定无形资产的交付标准，法院认定，对于C1公司无形资产出资的交付标准已经涉案协议双方做出了约定。在双方补充协议中约定，“为保证经营需要，C1公司与C2公司签订《排他性发明专利、外观设计专利许可使用合同》，如有需要由各方配合，并由C2公司负责到商标局、专利局完成备案登记程序。”因此，结合C2公司已经生产出专利技术产品，可以认定C1公司对案涉的无形资产出资义务，已经按约履行完毕。
从上述法院观点可以看出，除非双方明确约定，使用专利所有权出资和使用专利使用权出资都是合法的。而且，对于专利使用权出资，双方在协议中应当明确具体的使用权交付标准。比如在本案中，接受出资的公司达到了能够实际使用专利技术，并且生产出了预期的产品，法院据此认定出资方已经完成了出资义务。

四、结论

根据以上列举的实务案例及相关分析，我们梳理出有关专利出资相对比较确定的规则如下：

1.通过合作协议、公司章程等，专利权人可以和公司约定使用专利所有权出资或者使用专利使用权出资。

2.如果没有具体约定出资方式，可能出现以下几种情况：

a)签订了所有权转移协议或实际完成了所有权转让，应确认专利权人以所有权出资的意思表示。

b)仅签订了使用权许可协议，或者在公司主张所有权转让时专利权人并不配合转让所有权，则可以认定专利权人仅为使用权出资之意思表示。

c)关于使用权出资到位的确认，如果双方有约定，应达到约定的标准。如果被出资公司能够使用专利技术实现生产经营，可以认为专利权人履行了出资义务，完成了使用权出资。被出资公司坚持专利权人应转移所有权的，人民法院不予支持。

综上可以看出，在专利出资方式的选择上，专利权人往往具有比较大的灵活度，公司则可能处于相对不利的地位。因此，在公司设立或者增资之前，为了使公司对无形资产的支配利益不会受到可能的损害，需要在制定公司章程、签订发起人协议或者增资协议时，预先明确使用权或者所有权的出资方式，并且做好后续的作价评估工作。对于出资的专利权人而言，如果专利权的使用价值已经能够满足出资的要求，就可以保留其所有权，以更大限度维护自身的利益，这时可以根据情况通过独占实施、排他实施或普通实施等许可方式来出资。如果公司希望拥有对专利技术的处分权，则只能要求专利权人以所有权出资。此时，公司务必和专利权人进行明确约定，并依法定程序完成专利所有权的转移和登记手续，从而拿到对专利的完整处分权。这样，公司作为新的专利权人，后续除了自己能够使用专利技术外，还可以根据公司运营状况，合理运营这一无形资产，为公司带来更大效益。
最后还需要提醒一下，根据《公司法》第27条中的但书条款，即，“法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外”，在考虑专利出资方式时，还需要参照不同地域的相关法律和行政法规的规定。比如，上述案例3就表明了在上海使用专利使用权出资是没有问题的。但深圳的情况就有所不同。根据深圳市政府1998年发布的《深圳经济特区技术成果入股管理办法》第4条，在技术出资方作价入股的财产权中，专利权不包括使用许可，从而排除了专利使用权出资的可能性。