再谈本国优先权

中国贸促会专利商标事务所

引言：

笔者曾于2019发表过一篇题为“复审无效十大之独轮车案引出的本国优先权之惑”的文章。其中，记录了自己学习2018复审无效十大案件之一，即“电动独轮自行车”（专利号201110089122.9）发明专利权无效宣告请求案，引发的关于国内优先权的思考。

近日，一位同事与我探讨该文。同事独特的视角和睿智的问题给我启示良多。我意识到之前可能并未清楚完整表达自己的观点。同时，再次感到对于国内优先权的理解是一个有意义的事情，对于国内的创新主体和专利持有者的权益也有着不容忽视的影响。

由此，我重新思考了相关问题。这里，我想聚焦于一点：是否应该基于巴黎公约关于外国优先权的规定，来将专利法对于本国优先权规定中的“在中国次提出专利申请”解释为就相同主题“在世界范围内提出的申请”。

为便于讨论，首先看一下相关的条约和法规。《保护工业产权巴黎公约》（ParisConventionontheProtectionofIndustrialProperty）（简称《巴黎公约》）在第四条规定了优先权，其基础是第二条规定的国民待遇原则。

第二条

〔本联盟各国国民的国民待遇〕

（1）本联盟任何的国民，在保护工业产权方面，在本联盟所有其他内应享有各该国法律现在授予或今后可能授予各该国国民的各种利益，一切都不应损害本公约特别规定的权利，因此，他们应和各该国国民享有同样的保护，对侵犯他们的权利享有同样的法律上的救济手段，但是以他们遵守对各该国国民规定的条件和手续为限。

……

第四条

〔A.至I.专利、实用新型、外观设计、商标、发明人证书：优先权.G.专利：申请的分案〕

A.（1）已经在本联盟的一个正式提出专利、实用新型注册、外观设计注册或商标注册的申请的任何人，或其权利继承人，为了在其他提出申请，在以下规定的期间内应享有优先权。

……

B.因此，在上述期间届满前在本联盟的任何其他后来提出的任何申请，不应由于在这期间完成的任何行为，特别是另外一项申请的提出、发明的公布或利用、外观设计复制品的出售、或商标的使用而成为无效，而且这些行为不能产生任何第三人的权利或个人占有的任何权利。

……

C.（1）上述优先权的期间，对于专利和实用新型应为十二个月，对于外观设计和商标应为六个月。

根据我国专利法，外国优先权和本国优先权均规定在第二十九条。2020年专利法修改（将于2021年6月1日实施），增加了关于外观设计的优先权，但没有改变优先权的实质规定。

第二十九条

申请人自发明或者实用新型在外国次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在外国次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。

申请人自发明或者实用新型在中国次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在中国次提出专利申请之日起六个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。

二者在适用的法域和保护的权益上存在天然的不同

笔者坚持认为，对本国优先权和外国优先权二者适用同样的成立条件，即将专利法第29条第2款所述的“在中国次提出专利申请”中的“次申请”理解为就相同主题在世界范围内提出的申请，似乎很值得商榷。一个重要原因就在于二者在适用的法域和保护的权益上存在天然的不同。如巴黎公约所指出的，外国优先权的出发点是国民待遇原则。其适用于跨各个协约国的专利申请：申请人在在公约的一个协约国正式提出申请后，就相同主题的发明创造在优先权期限内向任何其他协约国提出的专利申请，在某种意义上都看作是在该申请的申请日（即，优先权日）提出的。相应地，其保护的是申请人享有基于申请可以扩展到任何其他协约国的专利申请优先权。

有鉴于此，不难理解巴黎公约将作为优先权基础的在先申请解释为就相同主题在世界范围内（严格说来，应该是联盟范围内）提出的申请的初衷。为了保证联盟一国申请人在所有其他内享有同样的保护，一个确定的优先权日期无疑是必要的。而将优先权日期设定为在联盟范围内提出的申请，即是最为简单有效的方式。同时，在先申请制的专利制度下，这样设定的优先权成立条件，能够给予申请人利用外国优先权，在联盟所有其他确立申请日（优先权日）更大的权益。相对照地，本国优先权天然就不具有跨法域适用和保护的特性。如专利法第29条第2款所规定的，在先申请和要求其优先权的在后申请都是在我国国内提出的，无法延及外国。同时，本国优先权看上去也不是为了体现其他国国民在我国的国民待遇原则。从复审委的评述来看，似乎在解释“本国优先权”时考虑了诸如体系解释或历史解释之类的论理解释。确实，我国专利法是先规定了外国优先权，后在1992年修订专利法时增加了关于本国优先权的条款；并且将外国优先权和本国优先权列在同一个法条中。但是，在解释相关法律条款时，合理性无疑是作为核心考虑的要素。而在法条体例上的安排，可能并非要施加某种限制，而仅仅是形式上的安排或巧合而已。相对照地，在其他一些，采用了单独的不同法条分别对基于巴黎公约的外国优先权和本国优先权进行了规定。例如，在日本专利法中，本国优先权规定在第41条和第42条，外国优先权规定在第43条。类似地，美国专利法也未将本国优先权与外国优先权的规定放在同一个法条中。综上，笔者认为，要求本国优先权与外国优先权在成立条件上同等对待，在逻辑上似乎并不能完全令人信服。

简单适用巴黎公约"申请"的规定不能有效保护创新主体

设立本国优先权的目的，或者说意图保护的法益是什么？如复审委所指出，其目的之一在于也为我国申请人提供要求其在国内提交的申请的优先权的保护。此外，笔者认为，本国优先权制度为创新主体还提供了如下便利：优化在一段时间内持续改进的系列发明的申请的保护范围及组合。
为了这样的目的，将作为优先权基础的在先申请解释成是在“在本国国内提出的申请”，而非在世界范围内提出的申请，似乎更为符合创新主体的利益，也更为符合立法本意。毕竟，要求创新主体只有在本国提交了“在世界范围内提出的申请”之后，才能享有本国优先权，似乎对此设定了过高的门槛，也与当下几乎所有的发明创造都属于对之前发明创造的持续改进的现实创新场景不太相符。对于优化专利申请及其组合的目的而言尤其如此。结合专利法实施细则第32条规定的作为本国优先权基础的中国申请自在后申请提出之日起即被视为撤回，以及专利审查指南第1章第6.2.2.5节和第6.2.3节规定的因要求本国优先权而被视为撤回的在先申请不得请求恢复（即使撤回优先权要求），更凸显了本国优先权的当前规定对于创新主体似乎不够友好。另外，巴黎公约在规定优先权的同时，还在第四条之二规定了专利独立性原则，即：就同—发明在不同取得的专利是互相独立的。将作为优先权基础的在先申请解释成是在“在本国国内提出的申请”，也是专利独立性的体现。并且，在假定本国申请人和外国申请人都充分利用了外国优先权和本国优先权制度，按照这样的解释享有本国优先权的申请人也不会因此而获得任何不当的利益。另一方面，或可借鉴的是，美国和日本都没有参照巴黎公约要求作为本国优先权基础的在先申请是“在世界范围内提出的申请”，如笔者在开头提及的文章中详述的。日本甚至还明确指出在先申请不一定是“申请”。最后，基于以上的考虑，在现行法律法规下，建议在适用专利法意义上的“本国优先权”成立条件时，将“在中国次提出专利申请”解释为就相同主题“在中国国内范围内提出的专利申请”。此外，在今后相关法律法规的修改时，可以参考其他，给出对于创新主体更为友好的规定。